A
especialidade da proteção é um princípio básico do sistema de marcas. Por ele um sinal distintivo só é exclusivo dentro
da atividade que ele designa.
O princípio da
especialidade relativisa a regra da novidade. Uma marca só não pode ser idêntica a outra registrada anteriormente quando se referem à mesma indústria. Uma nova marca pode reproduzir outra já existente se for em outra nicho do mercado.
O que determina a aplicação do princípio da especialidade é a afinidade, o mercado
pertinente, e não apenas a divisão administrativa das atividades em classes, que se destina a facilitar o simples exame de colidência e anterioridade pela adminstração.
O critério da afinidade é jurídico e não econômico. Será considerado afim o produto ou serviço que, aportando marca igual ou similar, possa confundir o consumidor quanto à sua origem.
Para o direito europeu, Marcos Lopes de Oliveira enumera os seguintes critérios de afinidade:
a) Objetivos – resultantes da natureza e composição do produto, de sua destinação ou finalidade ou entre produtos e serviços que se correspondem;
b) Subjetivos - circuito de distribuição e forma de apresentação ao consumidor;
c) Mistos
Para o direito americano, segundo Chisum e Jacobs, os critérios de afinidade são:
a) A força da marca, que representa a capacidade da marca de identificar a fonte dos bens ou serviços no segmento relevante do mercado;
b) O grau de similaridade das marcas, considerando semelhanças quanto ao som, sentido e aparência;
c) A proximidade dos bens ou serviços das marcas comparadas no mercado;
d) A probabilidade de o detentor de uma das marcas estender seu uso até o âmbito da outra;
e) Evidência de confusão real;
f) A intenção do usuário mais recente em adotar sua marca;
g) A qualidade dos produtos em comparação;
h) Grau de sofisticação dos consumidores relevantes.
A afinidade se estende apenas até o mínimo necessário para garantir a exclusividade de uma marca, mas sem ampliar essa exclusividade.
A afinidade é uma circunstância de fato e de caso. O que pode ser colidente no mercado europeu não é colidente no mercado brasileiro. O que pode causar confusão hoje, pode não causar nenhuma confusão daqui a dez anos.
Havendo reconhecimento de uma marca como notória, essa notoriedade mitiga o princípio da especialidade, estendendo a especialidade da marca para além de sua classe e ramo de atividade que designa.